Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhãn hiệu được đăng ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ (trừ một số trường hợp ngoại lệ như nhãn hiệu Benelux, nhãn hiệu cộng đồng chung châu Âu…). Do việc chiếm đoạt nhãn hiệu trên thực tế diễn ra ngày càng phổ biến. Vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp tạo lập, giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu, chống lại mọi hành vi vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh. Hệ thống Madrid đang ngày càng được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn để đăng ký nhãn hiệu của mình ra nước ngoài. Trong bài viết này, Aladin Law Firm sẽ hướng dẫn sơ bộ về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua hệ thống Madrid, thủ tục này có gì khác so với thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước.
- Về hệ thống Madrid
Hệ thống Madrid là một hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý, ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hệ thống này được điều chỉnh bởi hai văn bản pháp lý chính: Thỏa ước Madrid (56 quốc gia tham gia) và Nghị định thư Madrid (81 quốc gia tham gia). Việt Nam đã tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của cả hai văn kiện trên.
- Điều kiện đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid
Điều kiện về người nộp đơn:
- Người nộp đơn phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Đơn quốc tế chịu sự điều chỉnh của Thỏa ước) hoặc đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (Đơn quốc tế chịu sự điều chỉnh của Nghị định thư);
- Người nộp đơn là công dân Việt Nam; hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh thực sự tại Việt Nam; hoặc có chỗ ở ổn định tại Việt Nam;
- Phạm vi yêu cầu trong đơn quốc tế không được khác và rộng hơn so với phạm vi trong đơn cơ sở: Tên, địa chỉ, mẫu nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ.
- Ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện tương tự như đối với đăng ký nhãn hiệu trong nước theo bài viết “Tư vấn đăng ký nhãn hiệu“ thì doanh nghiệp khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế cần lưu ý thêm: việc đăng ký chỉ được tiến hành tại các quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid.
- Hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid
Hồ sơ gồm:
- Tờ khai yêu cầu đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam theo mẫu (01 bản gốc);
Lưu ý: Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà Quý Khách hàng muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
- Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo mẫu;
- Mẫu nhãn hiệu (đã được đăng ký tại Việt Nam);
- Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Nếu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận thì có thêm Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
- Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);
- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
- Bản sao Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tại nước sở tại);
- Bản cam kết sẽ sử dụng nhãn hiệu tại các nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Ireland, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ).
Thẩm quyền: Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
Thời hạn: 15-21 tháng, cụ thể theo trình tự sau:
- Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế:
Nộp đơn đăng ký cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục SHTT có trách nhiệm thẩm định và chuyển đơn đăng ký cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.
- Bước 2: Theo dõi tình trạng đơn nhãn hiệu:
+ Nếu WIPO nhận được đơn đăng ký trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày nộp đơn ở Cục Sở hữu trí tuệ thì ngày nộp đơn quốc tế được tính là ngày nộp đơn tại Việt Nam. Trường hợp quá 02 tháng, ngày nhận đơn tại Văn phòng quốc tế được tính là ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế.
+ Sau đó, WIPO sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn, nếu hợp lệ đơn sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Sau đó, đơn đăng ký sẽ được gửi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia thành viên được chỉ định bảo hộ; đồng thời ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn thẩm định nội dung là 12 tháng (theo Thỏa ước) hoặc 18 tháng (theo Nghị định thư) để các quốc gia đó xem xét. Quá thời hạn nêu trên mà WIPO không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì nhãn hiệu mặc nhiên được coi là có hiệu lực ở các quốc gia đó.
Phí/lệ phí:
- Phí nộp đơn quốc tế cho Văn phòng cơ sở: Phí này được tính theo lệ phí quốc gia của Cục sở hữu trí tuệ;
- Phí nộp đơn: Phí này sẽ được tính theo bảng phí của WIPO và thường có các loại phí sau:
+ Phí cơ bản. Được tính toán phụ thuộc vào nhãn hiệu được đăng ký (có màu hay không có màu);
+ Phí bổ sung cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ: Được tính dựa trên số nhóm hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký;
+ Phí bổ sung cho mỗi nước được chọn/chỉ định. Phí này được tính dựa trên phí mà quốc gia ký kết đã ban hành.
Kết quả: Việc đăng ký quốc tế sẽ có hiệu lực như đăng ký nhãn hiệu được cấp tại từng quốc gia và thời hạn có hiệu lực là 20 năm (theo quy định của Thỏa ước Madrid) và 10 năm (theo quy định của Nghị định thư Madrid) và có thể được gia hạn bảo hộ.
- Một số lưu ý
- Đơn đăng ký chỉ định ít nhất một quốc gia là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
- Đơn đăng ký không chỉ định bất kỳ quốc gia nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.
- Việc chuyển nhượng nhãn hiệu sau này chỉ được phép tiến hành với các chủ thể có quốc tịch, cư trú tại quốc gia là thành viên.
- Tại mỗi quốc gia được chỉ định việc xem xét khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sẽ tuân theo các quy định riêng tại các quốc gia này.
- Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký, đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu vẫn bị phụ thuộc vào nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đã nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sau 05 năm, đăng ký quốc tế sẽ độc lập với đăng ký gốc hay đơn gốc.
- Nghị định thư Madrid cho phép chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia hoặc đăng ký khu vực trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế hết hiệu lực và vẫn được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có).
- Doanh nghiệp phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng.
- Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế hàng hoá đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thông báo kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.
Aladin Law Firm cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của Quý Khách hàng liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Xin vui lòng liên hệ tới Công ty Luật TNHH Aladin – số 15E, lô A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, hotline 1900.57.57.73 để được tư vấn.